Das Berufungsgericht des UPC verweist den Antrag von Meril auf Aussetzung des Verletzungsverfahrens bis zum Ausgang des Einspruchs beim EPA zurück

Meril Life Sciences PVT Limited & ors v Edwards Lifesciences Corporation [UPC-CoA-551/2024] – Berufungsgericht des UPC (Grabinski, Blok, Gougé) – 21. November 2024

Das erste Berufungsgericht des UPC, das nur mit drei rechtlich qualifizierten Richtern tagt, hat den Antrag von Meril an die Regionalabteilung Nordisch-Baltikum auf Aussetzung des von Edwards eingeleiteten Verfahrens wegen Verletzung bis zum Ergebnis des Einspruchs von Meril beim EPA gegen EP Nr. 3.769.722 zurückverwiesen. Dies geschah auf der Grundlage, dass die Nordic-Baltic RD den Antrag zu Unrecht allein deshalb abgelehnt hatte, weil eine schnelle endgültige Entscheidung des EPA nicht zu erwarten war. Der CoA bestätigte auch, dass die Verfahrensordnung des UPC es dem Gericht nur erlaubt, Anträge, Tatsachen und Beweise, die nicht in erster Instanz vorgelegt wurden, außer Acht zu lassen. Im Berufungsverfahren können jedoch neue Argumente vorgebracht werden, wenn sie auf bestehenden Tatsachen und Beweisen beruhen.

Hintergrund

Edwards verklagte Meril Ende Oktober 2023 vor dem Nordic-Baltic RD wegen Verletzung seines Einheitspatents (EP 3.769.722). Das Patent war im Juni 2023 erteilt worden und wurde im März 2024 von Meril angefochten, kurz bevor Meril auch seine Widerklage auf Widerruf im UPC-Verfahren einreichte. Mit den Widerrufen reichte Meril auch einen Antrag im Verletzungsverfahren ein, in dem das Gericht aufgefordert wurde, das Verletzungsverfahren bis zu einer Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA über die Gültigkeit des EPÜ auszusetzen. Keine der Parteien beantragte eine Beschleunigung des EPA-Verfahrens. Da das EPA jedoch am 20. März 2024 vom UPC über die entsprechende Verletzung informiert wurde, beschleunigte das EPA das Verfahren, indem es einen Termin für die Anhörung des EPA auf den 17. Januar 2025 festlegte und die Frist für die abschließenden schriftlichen Stellungnahmen von den üblichen zwei Monaten auf einen Monat verkürzte. In seiner vorläufigen, nicht bindenden Stellungnahme vom 18. Juli 2024 befand das EPA, dass Anspruch 1 des Patents neu, erfinderisch und ausreichend sei, erhob jedoch einen Einwand wegen eines zusätzlichen Sachverhalts, der auf einem der Merkmale von Anspruch 1 beruhte.

Edwards reichte einen Antrag auf Änderung des Patents ein und behauptete, dass ihr erster Hilfsantrag die in der unverbindlichen vorläufigen Stellungnahme des EPA aufgeworfenen Fragen behandelte . Die mündliche Verhandlung vor dem UPC in Bezug auf die Verletzung und die Widerklage auf Widerruf war für den 16. Januar 2025 angesetzt.

Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufung war also klar, dass eine Entscheidung der Einspruchsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2025 vorliegen würde.

Urteil der Regionalkammer Nordisch-Baltische Staaten

Gemäß Regel 295(a) der Verfahrensordnung des UPC liegt es im Ermessen des UPC, Verfahren im Zusammenhang mit einem Patent, das auch Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA ist, auszusetzen, wenn eine rasche Entscheidung des EPA zu erwarten ist. Diese Bestimmungen erfordern keine endgültige Entscheidung des EPA. Vielmehr kann das Einheitliche Patentgericht das Verfahren aussetzen, wenn davon auszugehen ist, dass die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung rasch treffen wird, selbst wenn wahrscheinlich ist, dass gegen die Entscheidung Berufung eingelegt wird. Die Tatsache, dass gegen die erstinstanzliche Entscheidung des EPA wahrscheinlich Berufung eingelegt wird, kann jedoch ein Faktor sein, der die Entscheidung beeinflusst, ob eine Aussetzung gewährt wird[1].

Obwohl einige[2] Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts den Wunsch zum Ausdruck gebracht haben, das Risiko widersprüchlicher Entscheidungen durch das EPA und das Einheitliche Patentgericht zu verringern, verpflichtet der Grundsatz der Vermeidung unvereinbarer Entscheidungen das Einheitliche Patentgericht nicht immer dazu, Verfahren auszusetzen. So entschied beispielsweise das Berufungsgericht in der Rechtssache Carrier v Bitzer [UPC_CoA_22/2024] entschied das Berufungsgericht, dass, wenn beim Einheitlichen Patentgericht ein Nichtigkeitsverfahren eingeleitet wurde, während Einsprüche beim EPA anhängig waren, unterschiedliche Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts und des EPA nicht unbedingt unvereinbar sind.

Das Gericht entschied, dass Entscheidungen über die Gültigkeit dadurch harmonisiert werden könnten, dass die erste Entscheidung von der letzten Instanz geprüft wird. Dementsprechend entschied das Berufungsgericht Carrier v Bitzer, dass das Interesse an einer Harmonisierung im Allgemeinen keine Aussetzung durch das UPC erfordere.

In erster Instanz wurde der Antrag von Meril auf Aussetzung abgelehnt. Zu den vom Nordic-Baltic RD angeführten Gründen gehörte die Tatsache, dass gegen eine künftige Entscheidung der Einspruchsabteilung Berufung eingelegt werden könnte, deren Anhörung sehr lange dauern könnte. Der Nordic-Baltic RD stellte außerdem fest, dass Meril eine Widerklage auf Widerruf eingereicht hatte. Daher vertrat das nordisch-baltische Berufungsgericht die Auffassung, dass das UPC voraussichtlich über die Gültigkeit entscheiden würde, bevor das Einspruchsverfahren abgeschlossen sei.

Urteil des Berufungsgerichts

Das Berufungsgericht stellte fest, dass das nordisch-baltische Berufungsgericht einen Fehler begangen hatte, als es den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens allein aufgrund der Möglichkeit einer Berufung gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ablehnte. Stattdessen entschied der CoA, dass das UPC-Übereinkommen und die Verfahrensordnung keine endgültige Entscheidung des EPA in kurzer Zeit verlangten. Eine Aussetzung sei möglich, wenn die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung voraussichtlich schnell treffen werde, auch wenn wahrscheinlich sei, dass gegen eine solche Entscheidung Berufung eingelegt werde.

Der CoA unterschied zwischen parallelen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren und parallelen Verletzungs- und Einspruchsverfahren, die Gegenstand dieses Falles waren. Unter Hinweis auf Carrier v Bitzer stellte der CoA fest, dass bei parallelen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren die spätere Entscheidung unter Berücksichtigung der früheren Entscheidung getroffen werden könne, wodurch das Risiko von Konflikten verringert werde. Im Gegensatz dazu war dies bei parallelen Verletzungs- und Einspruchsverfahren nicht möglich, bei denen das Patent, das die Grundlage einer erfolgreichen Verletzungsklage bildete, später vom EPA widerrufen werden konnte. Selbst wenn gegen die Entscheidung des EPA Berufung eingelegt werden könnte, um eine aufschiebende Wirkung zu erzielen, war der CoA der Ansicht, dass eine Aussetzung eine nützliche Möglichkeit darstellt, um das Konfliktrisiko zu verringern.

Darüber hinaus wurde die Einspruchsverhandlung des EPA im vorliegenden Fall als „schnell“ eingestuft, da sie beschleunigt wurde und am 17. Januar 2025, nur einen Tag nach dem geplanten Termin für die mündliche Verhandlung wegen Verletzung, stattfand. Dies überzeugte das Berufungsgericht davon, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung „schnell“ genug war, um die „schnelle“ Anforderung der UPC-Verfahrensordnung zu erfüllen.

Schnelligkeit allein reichte jedoch nicht aus, um eine Aussetzung zu gewähren. Die Frage, ob eine Aussetzung gerechtfertigt war, hing auch von den Interessen der Parteien und den relevanten Umständen des Falles ab. In diesem Zusammenhang stellte der CoA fest, dass es Möglichkeiten gebe, widersprüchliche Entscheidungen ohne eine Aussetzung zu verhindern. So könnte das Gericht beispielsweise das Verfahren wegen Verletzung, einschließlich der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, fortsetzen und die mündliche Verhandlung auf einen Zeitpunkt nach der Entscheidung des EPA verlegen. Alternativ könnte das Gericht die mündliche Verhandlung wie geplant abhalten, die Parteien auffordern, das Gericht über das Ergebnis des Einspruchsverfahrens zu informieren, und dann auf der Grundlage dieses Ergebnisses entscheiden, ob weitere Verfahrensschritte erforderlich sind. Eine weitere Möglichkeit bestand darin, dass das Gericht das Verletzungsverfahren fortsetzt und nach eigenem Ermessen das Verletzungsverfahren aussetzt, sobald der Fall für eine Entscheidung durch das EPA bereit ist.

Nachdem der CoA Alternativen vorgeschlagen hatte, stellte er fest, dass das Nordic-Baltic RD besser über die relevanten Aspekte der Verletzung und der Widerklage auf Widerruf informiert war als der CoA. Daher verwies der CoA den Antrag an das Nordic-Baltic RD zurück, damit dieses entscheiden konnte, ob eine Aussetzung gewährt werden sollte oder nicht.

Schlussfolgerungen

Das Urteil ist interessant, weil es darauf hindeutet, dass die Überlegungen, ob eine Aussetzung gewährt werden soll, bei Fällen mit parallelen Widerrufs- und Einspruchsverfahren und bei Fällen mit parallelen Verletzungs- und Einspruchsverfahren unterschiedlich ausfallen können. Dies würde es einem Beklagten in UPC-Verletzungsverfahren ermöglichen, diese Verfahren auf der Grundlage von Einspruchsverfahren zu verzögern. Angesichts der derzeitigen Arbeitsbelastung des EPA ist es jedoch schwierig, sich vorzustellen, dass das EPA routinemäßig in der Lage ist, so „schnelle“ Entscheidungen zu treffen, wie wir sie in diesem Fall gesehen haben. Obwohl EPA-Verfahren beschleunigt werden können, ist es für das EPA aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung möglicherweise nicht einfach, routinemäßig mit der Geschwindigkeit von UPC-Verfahren Schritt zu halten. Normalerweise dauert es 14 bis 19 Monate, bis ein Einspruch beim EPA nach Ablauf der 9-monatigen Einspruchsfrist verhandelt wird. In diesem speziellen Fall hat das EPA diese Frist auf etwa 10 Monate verkürzt. Das EPA legt jedoch keine Richtwerte fest, an denen die „Beschleunigung“ gemessen wird; daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass 10 Monate eine Schwelle für ein beschleunigtes Verfahren darstellen. Tatsächlich wurde in der Rechtssache Carrier v Bitzer der entsprechende Einspruch beim EPA beschleunigt, aber die Anhörung fand am 24. Oktober 2024 statt, etwa 14 Monate nach der 9-monatigen Einspruchsfrist und fast 4 Monate nach der Anhörung im UPC-Aufhebungsverfahren am 21. Juni 2024. Es bleibt daher abzuwarten, wie viele beschleunigte Entscheidungen des EPA so schnell getroffen werden, dass eine Aussetzung in Betracht gezogen werden kann.

Im Gegensatz zu den Beschwerdekammern des EPA, bei denen die Zulässigkeit neuer Argumente in der Beschwerde oft umstritten ist[3], bestätigte der CoA in diesem Fall, dass neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel zwar nicht zum ersten Mal im Berufungsverfahren eingereicht werden dürfen, die Vorschriften jedoch nicht verhindern, dass eine Partei sich auf neue Argumente beruft, sofern diese auf bestehenden Tatsachen und Beweismitteln beruhen.

[1] Astellas v Healios K.K. [UPC_CFI_80/2023]

[2] Toyota v Neo Wireless [UPC_CFI-361/2023]; Astellas v Healios K.K. [UPC_CFI_80/2023] and Carrier v Bitzer [UPC_CoA_22/2024]

[3] https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_v_a_5_10_1.html

Dieser Artikel wurde von dem Partnerin und Patent AttorneyHsu Min Chung und der Partnerin und Leiterin der Rechtsabteilung Rachel Fetches verfasst.