UPC erhebt Anspruch auf weitreichende Zuständigkeit für europäische Patente

Fujifilm Corporation gegen Kodak GmbH & andere – Thomas J., Dr. Thom J. und Dr. Parchmann J. – UPC_CFI_355/2023 – 28. Januar 2025

Die Lokalkammer Düsseldorf hat das erste Urteil des UPC zur Zuständigkeit bei weiter reichender Gerichtsbarkeit gefällt und festgestellt, dass die Zuständigkeit des UPC über das UPC hinausgeht und auch das Vereinigte Königreich (ein Nicht-EU-Staat, der dem EPÜ angehört) umfasst. Die Lokalkammer Düsseldorf war der Ansicht, dass sie in der Verletzungsklage im Vereinigten Königreich zuständig sei, da die Beklagten (drei Unternehmen der Kodak GmbH) alle ihren Sitz in einem Vertragsmitgliedstaat des UPC (Deutschland) hätten. Letztendlich entschied die Lokalkammer Düsseldorf jedoch, dass das europäische Patent Nr. 3594009B1 (das „Patent“) wegen Unzulänglichkeit ungültig sei, und wies alle Hilfsanträge ebenfalls als ungültig zurück.[1]

Da eine Partei kein ungültiges Patent verletzen kann, stellte die Lokalkammer Düsseldorf fest, dass in Deutschland keine Verletzung vorlag, erklärte jedoch auch, dass eine Feststellung einer Verletzung im Vereinigten Königreich „keine Option“ sei. Die Lokalkammer Düsseldorf vertrat die Auffassung, dass das EP(UK) zwar nicht Teil der Nichtigkeitsklage vor dem UPC war, die Gültigkeit des EP(UK) jedoch eine Voraussetzung für eine einstweilige Verfügung „und weitere Anordnungen“ nach Feststellung einer Verletzung sei. Obwohl das UPC nicht befugt war, über die Gültigkeit des EP(UK) zu entscheiden, schlug die Düsseldorfer Lokalkammer vor, dass der Kläger hätte vorbringen können, warum das UK Patents Court zu einer anderen Schlussfolgerung hätte kommen können als das UPC, das das EP(DE) für ungültig erklärt hatte. Es ist jedoch nicht klar, ob die Düsseldorfer Lokalkammer, wenn solche Anträge erfolgreich gewesen wären, eine der vom Kläger beantragten Vollstreckungsmaßnahmen für das EP(UK) angeordnet hätte (einschließlich einstweiliger Verfügung, Schadensersatz, Entschädigung für erlittene moralische Vorurteile, Vernichtung, Rückruf und Veröffentlichung des Urteils auf der Website der Beklagten sowie Benachrichtigung ihrer Kunden).

Hintergrund

Das Patent wurde im April 2021 vor der Einführung des UPC erteilt und war zum Zeitpunkt der Einreichung des UPC-Verfahrens nur in Deutschland und im Vereinigten Königreich in Kraft. Das Patent wurde als EP-Bündel nationaler Patente validiert, für die kein Opt-out aus der ausschließlichen Zuständigkeit des UPC erfolgt war. Es wurde weder Einspruch eingelegt noch gab es ein nationales Widerrufsverfahren (dies war auch zum Zeitpunkt der Verhandlung noch der Fall).

Fujifilm verklagte Kodak wegen Verletzung der Teile des Patents in Deutschland und im Vereinigten Königreich und beantragte eine Anordnung (i) einer einstweiligen Verfügung, die die verletzenden Handlungen in Deutschland und im Vereinigten Königreich zusammen mit Strafzahlungen bei Zuwiderhandlung verbietet; (ii) von Schadensersatz in einer Reihe von EPÜ-Gebieten (UPC-Staaten, Nicht-UPC-EU-Mitgliedstaaten (z. B. ES, GR, CZ, SK und PL) und Drittstaaten (z. B. CH und UK) ab dem Datum der Veröffentlichung; (iii) Entschädigung für immaterielle Schäden; (iv) Offenlegung der Konten und Vertriebskanäle der Beklagten; (v) ein vorläufiger Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen Euro; (vi) Vernichtung von Produkten in DE und UK; (vii) Rückruf von Produkten mit vollständiger Erstattung der damit verbundenen Kosten; (viii) Aussetzung und Rückruf/Stornierung von Bestellungen durch gewerbliche Kunden der Beklagten; (ix) Veröffentlichung des Urteils; und (x) Benachrichtigung der Kunden über das Urteil. Der Kläger beantragte außerdem einen vorläufigen Schiedsspruch über die Prozesskosten in Höhe von 300.000 €.

Die Beklagten erhoben einen vorläufigen Einwand in Bezug auf die internationale Zuständigkeit und die Zuständigkeit des UPC für den britischen Teil des Patents. Die Beklagten reichten daraufhin eine Widerklage auf Nichtigerklärung ein. Zusammen mit seiner Klageerwiderung auf die Widerklage auf Nichtigerklärung stellte der Kläger einen Antrag auf Änderung des Patents, wobei drei Hilfsanträge vom Gericht geprüft wurden.

Die drei deutschen Kodak-Beklagten waren direkte und indirekte Tochtergesellschaften der in den USA ansässigen Eastman Kodak Company. Der erste Beklagte fungierte als deutsche Vertriebsgesellschaft, die die Kodak-Produkte von der britischen Kodak-Gesellschaft (Kodak Ltd) kaufte und an deutsche Kunden verkaufte. Der zweite Beklagte war als Vertragshersteller von Druckplatten für Kodak Ltd im Rahmen eines Fertigungs-Toll-Vertrags von 2017 tätig. Der dritte Beklagte war eine Holdinggesellschaft, die Kodak-Unternehmen in Deutschland und im Ausland verwaltete. Der zweite und der dritte Beklagte hatten einen Beherrschungs- und Verlustübernahmevertrag abgeschlossen. Alle drei deutschen Kodak GmbH-Unternehmen hatten dieselben CEOs. Das britische Unternehmen Kodak Ltd war nicht an dem Verfahren beteiligt.

UPCs Zuständigkeit für grenzüberschreitende Rechtssachen nach der Brüsseler Verordnung (Neufassung)

Die Brüsseler Verordnung (Neufassung) legt die Zuständigkeitsregeln für die nationalen Gerichte der EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf Zivilklagen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen fest. Die Verordnung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten verschiedener EU-Mitgliedstaaten zu gewährleisten und unvereinbare Urteile zu vermeiden. Die Verordnung wurde 2014 geändert, um das UPC als gemeinsames Gericht (d. h. mit einem Zuständigkeitsbereich, der mehrere Gerichtsbarkeiten umfasst) anzuerkennen, das mit den gleichen Befugnissen und Pflichten ausgestattet ist wie jedes andere nationale Gericht eines EU-Mitgliedstaats.[2] Obwohl das Vereinigte Königreich zum Zeitpunkt der Änderung der Verordnung ein EU-Mitgliedstaat war, ist das Vereinigte Königreich seit dem 31. Dezember 2020, als die Brexit-Übergangsfrist endete, keine Vertragspartei des Brüsseler Verordnungsregimes und ist nun ein „Drittstaat“.[3] Das Vereinigte Königreich zog 2020 auch seine Ratifizierung des UPC-Abkommens zurück.

Gemäß den allgemeinen Bestimmungen, Artikel 4(1) der Verordnung[4], sind Parteien mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit vor dem Gericht ihres Wohnsitzes zu verklagen. Die Verordnung enthält auch verschiedene Vorschriften für bestimmte Arten von Streitigkeiten, darunter Artikel 24 Absatz 4, der die ausschließliche Zuständigkeit für „Verfahren, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand haben, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird, [den] Gerichten des Mitgliedstaats [vorbehält], in dem die … Eintragung erfolgt ist …“.[5]

Kapitel II der Verordnung befasst sich mit der Frage der Rechtshängigkeit und legt fest, was nationale Gerichte berücksichtigen müssen, wenn Verfahren mit demselben Klagegrund und zwischen denselben Parteien bei Gerichten verschiedener EU-Mitgliedstaaten anhängig gemacht werden. Dies sieht vor, dass geprüft wird, welches Gericht zuerst mit der Angelegenheit befasst wird, und dass das spätere Verfahren ausgesetzt wird, bis die Zuständigkeit festgestellt ist.
Wenn das zuerst angerufene Gericht seine Zuständigkeit feststellt, muss jedes andere Gericht seine Zuständigkeit für die Angelegenheit zugunsten dieses Gerichts ablehnen. Ähnliche Regeln gelten für miteinander verbundene Verfahren, wobei die Aussetzung von Verfahren und die Ablehnung der Zuständigkeit im Ermessen des Gerichts liegt. Als miteinander verbunden gelten Verfahren, die „so eng miteinander verbunden sind, dass es zweckmäßig ist, sie gemeinsam zu verhandeln und zu entscheiden, um das Risiko unvereinbarer Urteile aufgrund getrennter Verfahren zu vermeiden“.

Artikel 71b (1) der Verordnung legt fest, dass das UPC zuständig ist, wenn der UPC-Vertragsmitgliedstaat zuständig wäre.

Artikel 71b (2) der Verordnung legt fest, dass das UPC für einen Beklagten zuständig ist, der seinen Wohnsitz nicht in einem EU-Mitgliedstaat hat, und sieht vor, dass Kapitel II der Verordnung unabhängig vom Wohnsitz des Beklagten gilt, sofern die Verordnung keine anderweitige Zuständigkeit vorsieht.

Artikel 71b(2) besagt außerdem, dass beim UPC ein Antrag auf einstweilige Maßnahmen gestellt werden kann, selbst wenn das Gericht eines Drittstaats für die Entscheidung in der Hauptsache zuständig war. Im Zusammenhang mit europäischen Patenten, die in allen 39 EPÜ-Staaten validiert und in Kraft sein können, bedeutet dies, dass die EU-Mitgliedstaaten die Position vertreten, dass das UPC z. B. für den Erlass einer einstweiligen Verfügung im Zusammenhang mit dem EP(UK) zuständig ist, auch wenn in Artikel 24(4) klargestellt wird, dass die Gültigkeit des EP(UK) ausschließlich den britischen Patentgerichten vorbehalten ist.

Artikel 71b(3) beschränkt die Zuständigkeit nach Artikel 71b(2) auf einen Beklagten in Patentverletzungsverfahren, die zu Schäden innerhalb der EU führen, besagt jedoch, dass das Gericht auch die Zuständigkeit in Bezug auf Schäden ausüben kann, die sich aus der EU aus einer solchen Verletzung ergeben. Diese Zuständigkeit für weitreichende Klagen kann nur begründet werden, wenn der Beklagte über Vermögen in einem Mitgliedstaat des UPC-Vertrags verfügt[6] und der Rechtsstreit einen ausreichenden Bezug zu einem Mitgliedstaat des UPC-Vertrags aufweist.

Die internationale Zuständigkeit des UPC gemäß der Verordnung ist in Artikel 31 des UPC-Übereinkommens festgelegt. Artikel 34 des UPC-Übereinkommens besagt: „Die Entscheidungen des Gerichts gelten im Falle eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, für die das europäische Patent wirksam war“.

Das Urteil

Die Lokalkammer Düsseldorf entschied, dass die vorläufige Einrede bezüglich der Zuständigkeit zulässig, aber unbegründet sei.

Zuständigkeit in Bezug auf den Antrag auf Widerruf

Die Lokalkammer Düsseldorf stellte fest, dass der Beklagte im UPC-Verfahren keinen Widerruf des EP(UK)-Teils des Patents beantragt habe und sich daher keine Frage der Zuständigkeit für die Gültigkeit des EP(UK) stelle. Es ist schwierig, der Argumentation des Gerichts in diesem Punkt zu folgen, da die Lokalkammer Düsseldorf anerkannte, dass es gemäß Artikel 24(4) der Verordnung nicht befugt war, über die Gültigkeit des EP(UK) zu entscheiden, was mit der Position des Beklagten übereinstimmte, dass es nicht in der Lage war, das UPC aufzufordern, den britischen Teil des Patents zu widerrufen. Der Beklagte hatte beantragt, dass der Patentinhaber, da er versucht hatte, das Patent im Vereinigten Königreich durchzusetzen, sich bereit erklären sollte, beim UK Patents Court oder beim UKIPO einen Antrag zu stellen, falls das UPC das Patent in den UPC-Vertragsmitgliedstaaten widerrufen sollte. Dieser Antrag wurde als unbegründet abgewiesen.

In Bezug auf einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens unterschied die Lokalkammer Düsseldorf[7] die Angelegenheit auch von der vor der anhängigen Vorlage an den EuGH (BSH Hausgeräte GmbH gegen Electrolux AB, C-339/22) auf der Grundlage, dass im Gegensatz zu diesem Fall in dieser Klage die Gültigkeit in dem betreffenden Drittstaat nicht in Frage gestellt wurde.[8]

Gerichtsbarkeit in Bezug auf Verletzung

Die Lokalkammer Düsseldorf entschied, dass es für die Verhandlung der Verletzungsklage für das EP(UK) (sowie das EP(DE)) zuständig sei.

Obwohl Artikel 24(4) der Verordnung die ausschließliche Zuständigkeit für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eintragung und Gültigkeit eines Patents dem Gericht des Mitgliedstaats vorbehält, in dem es eingetragen ist, schließt er die Zuständigkeit für Verletzungsverfahren nicht aus. Alle Beklagten hatten ihren Wohnsitz in Deutschland, und gemäß Artikel 4(1) der Verordnung war das UPC zuständig. Laut der Lokalkammer Düsseldorf hat der EuGH in seiner Rechtsprechung[9] festgestellt, dass die in der Verordnung (in der damaligen Fassung) enthaltenen einheitlichen Zuständigkeitsregeln nicht nur für Situationen gelten sollten, in denen eine echte und ausreichende Verbindung zum Funktionieren des EU-Binnenmarktes besteht, sondern auch für die Beziehungen zwischen EU-Gerichten (einschließlich des UPC) und Nichtvertragsstaaten. Unter Berufung auf den Kommentar des Richters am Berufungsgericht Kalden stellte die Düsseldorfer Lokalkammer fest, dass die Zuständigkeit des EU-Mitgliedstaats, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, „universell“ sei. Auf dieser Grundlage erklärte die Lokalkammer Düsseldorf, dass sich diese Zuständigkeit „daher auf die Verletzung des [EP] in allen [EPÜ] Staaten erstrecken kann, für die es erteilt wurde“. Dementsprechend könnte der Patentinhaber alle seine Verletzungsansprüche vor einem einzigen Gericht geltend machen, um an einem einzigen Forum umfassende Abhilfe zu erhalten.

Die Lokalkammer Düsseldorf stellte fest, dass die Änderungen der Verordnung in Artikel 71b (2) und (3) „bestimmte Konstellationen regeln, in denen der Beklagte nicht in einem Mitgliedstaat ansässig ist“. Dies war bei dieser Klage nicht der Fall, und unter Bezugnahme auf Artikel 71b(1) stellte die Lokalkammer Düsseldorf fest, dass das UPC in Bezug auf Patentverletzungsklagen aus Drittstaaten dieselbe Zuständigkeit hat wie jedes nationale Gericht eines EU-Mitgliedstaats. Darüber hinaus befasste sich Artikel 34 des UPC-Übereinkommens nicht mit der internationalen Zuständigkeit des UPC und schloss diese auch nicht aus, sondern legte stattdessen den territorialen Geltungsbereich der Urteile des UPC innerhalb der Vertragsmitgliedstaaten des UPC fest.

Unabhängig davon unterschied die Düsseldorfer Lokalkammer zwischen der Feststellung, dass das UPC für die Entscheidung über die Verletzung in Bezug auf das EP(UK) zuständig war, und der Frage des anwendbaren materiellen Rechts. Aus dem Urteil geht jedoch nicht hervor, ob eine der Parteien Vorbringen oder Sachverständigenbeweise zu Unterschieden zwischen dem im Vereinigten Königreich und dem im UPC anwendbaren materiellen Recht vorgelegt hat oder ob sie dies getan hätten, wenn das Patent für gültig befunden worden wäre.

Schlussfolgerungen

Dies ist das erste UPC-Urteil, das den Umfang der Zuständigkeit des UPC mit weiter reichender Gerichtsbarkeit genauer betrachtet und mit anderen UPC-Urteilen übereinstimmt, die eine weite Auslegung dieser Zuständigkeit festgelegt haben.

Letztendlich bedeutete die Ungültigkeit des Patents, dass die Lokalkammer Düsseldorf nicht weiter prüfte, wie es eine einstweilige Verfügung oder die anderen beantragten Rechtsmittel in Bezug auf den EP(UK)-Teil des Patents hätte formulieren können. Verschiedene Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass die Befugnisse im Rahmen der weitreichenden Zuständigkeit des UPC ausschließlich auf das Eigentum oder die Handlungen von Beklagten gerichtet sein könnten, die sich im Zuständigkeitsbereich des UPC befinden, aber dennoch die Wirkung haben, dass Beklagte für Handlungen bestraft werden, die sie in Drittstaaten begangen haben.

Unklar ist auch, wie die Patentgerichte von Drittstaaten, wie z. B. das britische Patentgericht, auf eine Anordnung des UPC wegen Verletzung und Schadensersatz reagieren würden, die in ihrem Hoheitsgebiet Wirkung zeigt. Das Vereinigte Königreich war zwar zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Änderungsverordnung und des UPC-Übereinkommens Vertragspartei, aber es bleibt abzuwarten, ob eine UPC-Entscheidung, die das Vereinigte Königreich betrifft, nach dem Brexit akzeptabel wäre, wenn ein Teil der öffentlichen und politischen Argumentation für den Austritt des Vereinigten Königreichs auf der Wiedererlangung der Souveränität des Vereinigten Königreichs gegenüber dem EU-Recht beruhte. Es ist zwar klar, dass der UK Patents Court einem spezialisierten Patentgericht gebührenden Respekt zollen und die Entwicklung der Rechtsprechung des UPC beobachten wird, aber es ist auch bereit, bei Bedarf einstweilige Verfügungen und andere Formen von Feststellungsklagen zu erlassen.

Darüber hinaus können Beklagte, die sich in EU-Mitgliedstaaten befinden, die nicht Unterzeichner des UPC-Übereinkommens sind, keinen Zweifel daran haben, dass die internationale Zuständigkeit des UPC, wenn sie geltend gemacht wird, direkte Auswirkungen auf alle Verletzungen innerhalb der EU haben wird.

[1] Diese Fallzusammenfassung konzentriert sich auf die rechtlichen Aspekte des Urteils.

[2] Artikel 71a und Artikel 71b(1) der Brüsseler Verordnung (Neufassung).

[3] Oder das Lugano-Übereinkommen, das bestimmte Aspekte der Brüsseler Verordnung (Neufassung) auf Nicht-EU- und EFTA-Staaten in Europa ausdehnt.

[4] Ehemals Artikel 2 des Brüsseler Übereinkommens; siehe auch Andrew Owusu v NB Jackson (T/A Villa Holidays Bal-Inn Villas) und Ors – 1. März 2005 – C-281/02.

[5] Wie von der Lokalkammer Düsseldorf festgestellt, kodifiziert Artikel 24(4) die durch die EuGH-Rechtsprechung in GAT gegen LUK EuGH, 17. Juli 2006 – C-4/03

[6] Derzeit gilt dies für 18 EU-Mitgliedstaaten, die das UPC-Abkommen ratifiziert haben, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande.

[7] Dies unterschied sich von der Anordnung des Landgerichts Mannheim vom 22. Januar 2025, in dem der Richter Prof. Dr. Tochtermann es ablehnte, die Erteilung einer dauerhaften einstweiligen Verfügung im Vereinigten Königreich in Bezug auf ein anderes europäisches Fufifilm-Patent zu bestimmen, bevor der EuGH seine Entscheidung in der Rechtssache BSH Hausgeräte GmbH gegen Electrolux AB, C-339/22, verkündete.

[8] Die dritte Frage lautet: Ist Art. 24 Abs. 4 der Brüssel-I-Verordnung dahin auszulegen, dass er auf ein Gericht eines Drittstaats anwendbar ist, d. h. im vorliegenden Fall, dass er auch einem Gericht in der Türkei die ausschließliche Zuständigkeit für den Teil des europäischen Patents überträgt, der dort validiert wurde?

[9] Owusu, EuGH, 1. März 2005, C-281/02 (unter Bezugnahme auf den ehemaligen Artikel 2 des Brüsseler Übereinkommens).

Dieser Artikel wurde von Partnerin Rachel Fetches, der leitenden IP-Spezialistin Christie Batty und der IP-Spezialistin Sian Hope verfasst.