Ja, da das UPC einen grundlegenden Wandel in der europäischen Patentgerichtsbarkeit darstellt, wurde eine Übergangszeit von mindestens 7 Jahren (potenziell verlängerbar auf 14 Jahre) eingeführt. Während des Übergangszeitraums können alle europäischen Patente, veröffentlichten Patentanmeldungen und ergänzenden Schutzzertifikate (ESZs) von der Zuständigkeit des UPC ausgeschlossen werden.

Wenn es für Ihr Unternehmen wichtig ist, dass das UPC niemals für Ihre europäischen Patente zuständig sein wird, können Sie ein Opt-out für Ihre europäischen Patente beantragen.

Das Opt-out wird für EPs in R-MS in der Übergangsphase des UPC möglich sein, die die ersten 7 Jahre dauert (verlängerbar auf 14 Jahre), vorausgesetzt, es wurde kein Rechtsstreit vor dem UPC eingereicht. Das Opt-out gilt für die gesamte Laufzeit des Patents.

Der Antrag auf Opt-out muss für alle Staaten gestellt werden, für die das europäische Patent erteilt wurde oder die in der Anmeldung benannt wurden.

Bei ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZs) müssen alle erteilten nationalen Schutzzertifikate und jedes der zugrunde liegenden europäischen Patente, auf denen sie beruhen, ausgenommen werden. Dies kann ein Opt-out für abgelaufene europäische Patente erfordern, was nach den Übergangsbestimmungen ausdrücklich zulässig ist.

Der Vorbereitungsausschuss des UPC hat beschlossen, dass für die Beantragung eines Opt-outs keine offizielle Gebühr erhoben wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass Kosten anfallen werden, um sicherzustellen, dass die Opt-outs gültig sind.

Wer kann das Opt-out ausüben?

Die Person(en), die berechtigt ist (sind), Inhaber des europäischen Patents oder Anmelder einer europäischen Patentanmeldung zu sein, kann (können) das Opt-out ausüben. Die Frage, wer berechtigt ist, Inhaber oder Anmelder zu sein, ist eine materiell-rechtliche Prüfung.

Gibt es mehr als einen Patentinhaber (z. B. wenn das Patent im Miteigentum steht oder das Bündel von EP-Patenten an verschiedene Unternehmen übertragen wurde), müssen alle Inhaber gemeinsam das Opt-out beantragen. Wurden ergänzende Schutzzertifikate (ESZs) erteilt, müssen alle Patentinhaber und alle Inhaber von ESZs das Opt-out beantragen. Lizenznehmer (exklusiv oder nicht) können das Opt-out nicht einreichen – dies sollte mit dem Patentinhaber besprochen werden; in vielen Fällen werden die Interessen des Lizenznehmers und des Patentinhabers übereinstimmen.

Die Identifizierung des Inhabers oder Anmelders ist unter Umständen nicht einfach, insbesondere wenn die Patente oder Patentanmeldungen im gemeinsamen Besitz sind oder wenn komplexe konzerninterne Vereinbarungen bestehen, z. B. wenn verschiedene lokale Einheiten in verschiedenen Ländern Eigentumsrechte haben.

Das Opt-out ist erst ab dem Datum der Eintragung in das Register wirksam. Das UPC Register muss prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Opt-out erfüllt sind, und es wird erwartet, dass es Anträge auf ein Opt-out abfragt, wenn die Inhaberschaft nicht eindeutig ist. Wenn dem Antrag stattgegeben wird, wird die Nichtbeteiligung in das Register eingetragen. Das Register ist durchsuchbar und wird von der Geschäftsstelle geführt. Das EPA zeigt auch Daten zu europäischen Patenten an, für die ein „Opt-out“ erteilt wurde und bei denen dieses zurückgenommen wurde.

Wenn das Opt-out nicht rechtsgültig ist oder nicht alle Personen einschließt, die berechtigt sind, Inhaber zu sein, kann es vor dem UPC angefochten werden.

Wer ist der Inhaber eines europäischen Patents?

Die Person, die nach dem Recht jedes Vertragsmitgliedstaats, in dem das europäische Patent für rechtsbeständig erklärt wurde, berechtigt ist, als Inhaber eingetragen zu werden, wird als Inhaber behandelt, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich in das entsprechende nationale Patentregister eingetragen ist.

Es besteht die widerlegbare Vermutung, dass die im jeweiligen nationalen Patentregister eingetragene(n) Person(en) der/die Inhaber ist/sind. Es ist jedoch möglich, dass die Übertragung eines Patents nicht eingetragen wurde und die Person, die bei der nationalen Niederlassung als Inhaber eingetragen ist, nicht zur Ausübung des Opt-out berechtigt ist.

Damit das Opt-out gültig ist, muss es von allen Inhabern des europäischen Patents vereinbart und genehmigt werden. Wenn es sich um ein Gemeinschaftspatent handelt (d. h. verschiedene nationale EP gehören verschiedenen Inhabern), müssen in Ermangelung einer Vereinbarung, die die Entscheidung über das Opt-out regelt (oder nicht), alle derzeitigen Inhaber zustimmen.

Liegt keine Vereinbarung vor, kann kein Antrag auf Ausstieg gestellt werden.

Wer ist der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung?

Die Person, die berechtigt ist, als Anmelder eingetragen zu werden, wird als Anmelder behandelt, unabhängig davon, ob diese Person tatsächlich im Europäischen Patentregister eingetragen ist oder nicht. Es besteht die widerlegbare Vermutung, dass die im europäischen Patentregister eingetragene Person der Anmelder ist.

Um sicherzustellen, dass das Opt-out gültig ist, müssen alle Anmelder der europäischen Patentanmeldung zustimmen und es genehmigen. Gibt es keine Zustimmung, kann kein Antrag auf Opt-out gestellt werden.

Aus praktischer Sicht dürfte es einfacher sein, den/die richtigen Anmelder während der europäischen Phase der Erteilung zu ermitteln. Wurde ein Opt-out für eine europäische Patentanmeldung in das Opt-out-Register eingetragen, so gilt das Opt-out auch nach der Erteilung für das entsprechende Bündel nationaler europäischer Patente. Wenn Sie sich entscheiden, die Erteilung des Einheitspatents zu beantragen, wird das Opt-out automatisch aufgehoben.

Wie mache ich ein Opt-out

Der Antrag auf Opt-out muss über das Online-Gerichtssystem gestellt werden und wird von der Geschäftsstelle des UPC verwaltet. Die Ansprechpartner von HGF bei UPC können das Opt-out in Ihrem Namen einreichen, wenn Sie uns damit beauftragen.

Ist die Person, die den Opt-out-Antrag stellt, nicht als Inhaber oder Anmelder in den nationalen Patentregistern bzw. im europäischen Patentregister eingetragen, muss sie eine Inhaberschaftserklärung abgeben. In der Inhaberschaftserklärung muss bestätigt werden, dass die Person, die den Antrag auf Opt-out stellt, der Inhaber/Anmelder ist und zur Stellung des Opt-out-Antrags berechtigt ist.

Das Register trägt den Antrag auf Opt-out so bald wie möglich nach Eingang in das Opt-out-Register ein.

Stellt das Register fest, dass Fehler oder fehlende Informationen vorliegen, kann es deren Berichtigung verlangen. Wird eine Berichtigung eingereicht, wird das Opt-out ab dem Datum der Eintragung der Berichtigung in das Opt-out-Register wirksam. Wird das Opt-out angefochten (d. h. im Wege einer Nichtigkeitsklage vor dem UPC) und für ungültig erklärt, können Sie dies nicht korrigieren, da der Rechtsstreit vor dem UPC Vorrang hat.

Opt-out-Anträge, die während der Übergangsphase gestellt werden, werden nur angenommen, wenn noch kein Rechtsstreit gegen das Patent vor dem UPC geführt wurde.

Welche Informationen muss ich für das Opt-out meines europäischen Patents berücksichtigen?

Das Opt-out muss gebündelt erfolgen und alle Inhaber oder Anmelder einschließen, die nach nationalem Recht berechtigt sind, als Inhaber eingetragen zu werden. Derzeit nehmen 18 EU-Mitgliedstaaten am UPC teil (im Laufe der Zeit werden es voraussichtlich 24 sein), und die Eigentumsverhältnisse müssen in jedem Land geprüft werden.

• Zunächst müssen Sie ermitteln, welche europäischen Patente oder Patentanmeldungen Sie im UPC-System belassen und welche Sie ausschließen wollen (Siehe zu berücksichtigende Faktoren).
• Für jedes erteilte europäische Patent müssen Sie die Identität des/der Inhaber(s) jedes nationalen EP, das validiert wurde und in Kraft ist, überprüfen und Angaben dazu machen (Name und Postanschrift).
• Für jede europäische Patentanmeldung müssen Sie die Identität überprüfen und Angaben (Name und Postanschrift) zu allen Anmeldern machen.
• Wenn ergänzende Schutzzertifikate (ESZs) erteilt werden, müssen auch die Inhaber aller ESZs überprüft und Angaben (Name und Postanschrift) gemacht werden.
• Ist das europäische Patent oder die Patentanmeldung im Alleineigentum, sind die erforderlichen Überprüfungen wahrscheinlich unkomplizierter.
• Ist das europäische Patent oder die Patentanmeldung Gemeinschaftseigentum oder bestehen komplexe konzerninterne Vereinbarungen, z. B. wenn verschiedene lokale Einheiten in verschiedenen Ländern Eigentumsrechte haben, ist die Identifizierung des Inhabers möglicherweise nicht einfach. Es könnte notwendig sein, bestehende Vereinbarungen (z. B. Kooperationsvereinbarungen, Joint-Venture-Vereinbarungen) zu prüfen, um festzustellen, ob ein Inhaber die Kontrolle über den Entscheidungsprozess für das Opt-out hat (oder es zu einem späteren Zeitpunkt zurückzieht).
• Ausgangspunkt für die Überprüfung der Identität des/der Inhaber(s) dürfte zwar das Patentregister des EPA und/oder die nationalen Patentregister sein, doch ist zu bedenken, dass diese nicht immer regelmäßig oder überhaupt nicht aktualisiert werden. Wir empfehlen einen Abgleich mit Ihren eigenen Unterlagen, insbesondere bei früheren Übertragungen.
• Wenn es mehrere Inhaber oder Anmelder gibt, müssen alle der Einreichung des Opt-outs zustimmen.
• Da das UPC für europäische Patente in R-MS zuständig ist, kann sich dies auf die Patentrechte auswirken, für die eine Lizenz erteilt wurde. Lizenznehmer, selbst Exklusivlizenznehmer, haben nicht automatisch das Recht, an der Entscheidung über das Opt-out der Patentrechte beteiligt zu werden. In Ermangelung einer gegenteiligen Vereinbarung könnten die Patentinhaber selbst entscheiden, ob sie das Opt-out in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
• In vielen Fällen werden die Interessen des Lizenznehmers und des Patentinhabers gleichgerichtet sein. Viele Patentinhaber, insbesondere solche mit exklusiven Lizenznehmern, werden die Meinung ihrer Lizenznehmer einholen. Lizenznehmer sollten die Lizenzbedingungen überprüfen und, wenn sie eine Opt-out-Strategie bevorzugen, dies dem Patentinhaber so früh wie möglich mitteilen. Wenn eine Einigung erzielt werden kann, sollte diese protokolliert und möglicherweise formell in Form eines Begleitschreibens oder einer Änderung vereinbart werden.
• Patentinhaber sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass andere Arten von Vereinbarungen Eigentumsrechte oder Lizenzen begründen können. Dazu gehören Materialtransfervereinbarungen, Forschungs- und Auftragsdienstleistungsverträge, Herstellungsvereinbarungen oder Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen. Wenn solche Vereinbarungen bestehen, sollte die UPC-Strategie des Patentinhabers eine Überprüfung beinhalten, um festzustellen, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Wie können Opt-outs vor dem UPC angefochten werden?

Einer der Hauptgründe für die Inanspruchnahme eines Opt-out für ein europäisches Patent ist die Vermeidung einer zentralen Nichtigkeitsklage vor dem UPC. Hält ein Dritter es für wahrscheinlich, dass ein Opt-out nicht wirksam ausgeübt wurde, kann er ein zentrales Nichtigkeitsverfahren vor der Zentralkammer des UPC einleiten.

Die Patentinhaber haben eine sehr kurze Frist (weniger als drei Monate), um sich gegen eine Nichtigkeitsklage zu verteidigen. Außerdem haben sie einen Monat Zeit, um einen vorläufigen Einspruch gegen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage einzulegen. Einer der Gründe für die Erhebung eines vorläufigen Widerspruchs ist, dass ein Opt-out von allen Personen, die berechtigt sind, Inhaber zu sein, rechtsgültig vorgenommen wurde. Das vorläufige Einspruchsverfahren müsste durch ausführliches Vorbringen und Beweise gestützt werden, die belegen, dass die zum Inhaber berechtigte(n) Person(en) das Opt-out beantragt hat/haben. Wenn die unterstützenden Unterlagen und die Analyse der Rechtskette nicht während des Prozesses der Entscheidung über das Opt-out des EP erstellt wurden, besteht ein erheblicher Zeit- und Kostendruck für das Unternehmen und/oder das Rechtsteam, diese Aufgabe schnell, aber gründlich zu erledigen.

Stellt die Zentrale Abteilung des UPC fest, dass das Opt-out nicht wirksam durchgeführt wurde, und läuft ein Verfahren vor dem UPC, ist es nicht möglich, den/die Fehler zu berichtigen und ein neues Opt-out zu erwirken. Das Nichtigkeitsverfahren vor dem UPC wird für die europäischen Patente, die in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gültig und in Kraft sind, bis zur Entscheidung fortgesetzt.

Kann ich mein Opt-out zu einem späteren Zeitpunkt zurückziehen?

Ja, das Opt-out kann von dem/den Inhaber(n) bzw. dem/den Anmelder(n) zurückgenommen werden. Für die Rücknahme des Opt-outs fallen keine offiziellen Gebühren an.

Ein Antrag auf Widerruf des Opt-out ist unwirksam, wenn vor der Eintragung des Widerrufsantrags in das Register eine Klage gegen das europäische Patent vor dem nationalen Patentgericht eines teilnehmenden EU-Mitgliedstaats erhoben wurde.

Dies wird als nationale „Sperre“ bezeichnet und hat diese Wirkung unabhängig davon, ob das nationale Gerichtsverfahren anhängig ist oder bereits abgeschlossen wurde.

Wurde eine europäische Patentanmeldung mit einem Opt-out versehen, so gilt dieses Opt-out automatisch als zurückgenommen, wenn der Patentinhaber beschließt, ein UP zu validieren.