Zu berücksichtigende Faktoren

Bei der Entscheidung, ob Sie einige oder alle Ihrer europäischen Patente ausschließen sollten, gibt es kein Patentrezept, das für alle gilt.

• Wie stark ist die Bewertung der Gültigkeit des Patents?
• Wie hoch ist der Wert des Patents für das Unternehmen?
• Wie weit haben Sie das Patent validiert? Haben Sie einen breiten territorialen Schutzumfang beibehalten?
• Schützt das Patent ein wichtiges kommerzielles Produkt oder ist es defensiv?
• Welchen Umfang hat Ihr Patentportfolio, gibt es mehrere Schutzschichten für Ihre Technologie oder ein einziges „Schlüsselpatent“
• Deckt das Patent die Kernprodukt-, Plattform- oder Verfahrenstechnologie oder sekundäre Patente ab?
• Verlässt sich das Unternehmen auf das/die Patent(e), um Investitionen oder Lizenzeinnahmen anzuziehen?
• Welcher Art sind die Lizenzvereinbarungen – exklusive Lizenz oder viele nicht-exklusive Lizenzen
• Ist die Eigentumsfrage des Patents komplex?
• Wäre der Aufwand für die Identifizierung der korrekten Eigentumsverhältnisse (oder die Zustimmung der Eigentümer) des Patents unverhältnismäßig zum Wert des Patents?
• Sind Sie in einer prozessfreudigen Branche tätig oder sind Streitigkeiten vor dem Patentgericht selten?
• Ist Ihnen bekannt, dass Dritte versuchen, das Patent anzufechten? Wurde zum Beispiel gegen das Patent Einspruch eingelegt?
• Haben Sie Verletzungen oder Verletzer in mehreren UPC Ländern?

Wir stellen fest, dass die verschiedenen Branchen unterschiedliche Ansätze haben. Dies hängt zum Teil davon ab, wie prozessfreudig die jeweilige Branche ist, wie risikofreudig das Unternehmen ist und ob es bereit ist, Zeit und Geld für eine sorgfältige Prüfung der Eigentumsverhältnisse aufzuwenden.

Welche Vorteile hat es, wenn Sie Ihre europäischen Patente im UPC-System belassen?

• Nachdem das UPC seine Arbeit aufgenommen hat, verfügt es über eine nicht-exklusive Gerichtsbarkeit für europäische Patente, die in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten in Kraft sind. Das bedeutet, dass sowohl das UPC als auch die zuständigen nationalen Gerichte für die EP zuständig sind, die nicht ausgeschlossen wurden. Dies gibt den Patentinhabern eine gewisse Flexibilität bei der Wahl, ob sie vor den nationalen Gerichten klagen oder das Bündel der nationalen EP-Patente in einer einzigen Verletzungsklage vor dem UPC durchsetzen wollen.
• Wenn Sie keinen Antrag auf Opt-out stellen, werden der Zeit- und Kostenaufwand für die Durchführung einer Due Diligence-Prüfung zur Ermittlung der Eigentumsverhältnisse und die Einreichung des Opt-outs minimiert.
• Einige Patentinhaber entscheiden sich dafür, zumindest einige ihrer europäischen Patente im Zuständigkeitsbereich des UPC zu belassen, um Erfahrungen mit dem UPC-System zu sammeln und die Entwicklung der Rechtsprechung zu beeinflussen.
• Eine Klage vor dem UPC wird von einem Gremium von UPC-Richtern in einer bestimmten Abteilung verhandelt, aber das Urteil hat Wirkung in allen UPC-Ländern, in denen das Patent in Kraft ist. Dieses gemeinsame, supranationale Gericht ist eine Antwort auf die Klage, dass das derzeitige europäische Patentsystem zersplittert ist.
• Es ist beabsichtigt, dass Klagen, die beim UPC eingereicht werden, innerhalb von 12 Monaten nach Erlass des Urteils zu den Akten gelegt werden. Dies ist bei Verletzungen wesentlich schneller als bei vielen nationalen Patentgerichten in den EU-Mitgliedstaaten.
• Das UPC-System bedeutet, dass es möglich sein sollte, Verletzungen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg mit einer einzigen Klage zu verhindern.
• Das UPC kann es Patentinhabern auch ermöglichen, Verletzungen zu erfassen, wenn Parteien, die zusammenarbeiten, verschiedene Elemente des Anspruchs in verschiedenen Gerichtsbarkeiten verletzen
• Abhängig von der Entwicklung der Rechtsprechung des UPC kann es eine günstigere gerichtliche Auslegung bestimmter Rechtsfragen bieten, z.B. bei Auswahlerfindungen oder der Lehre von den Äquivalenten.

Was sind die Gründe für die Einreichung eines Opt-Out, um die Zuständigkeit des UPC auszuschließen?

• Der Hauptgrund für die Einreichung eines Opt-Out ist die Vermeidung des Risikos eines zentralen Widerrufs des Patents vor dem UPC. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Gericht unerprobt ist und der Ausgang von Klagen nicht zuverlässig vorhergesagt werden kann.
• Es ist beabsichtigt, dass beim UPC eingereichte Klagen strikt zu den Akten gelegt werden, wobei das Gericht sein Urteil innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung fällen soll. Dies ist bei Nichtigkeitsverfahren deutlich schneller als bei vielen nationalen Patentgerichten in den EU-Mitgliedstaaten und dem zentralen Einspruchsverfahren nach Erteilung vor dem EPA.
• Obwohl teurer und nicht so weitreichend wie das Einspruchsverfahren vor dem EPA, kann der zentrale Widerruf jederzeit während der Laufzeit des Patents eingeleitet werden, auch vor oder nach Ablauf der 9-monatigen Einspruchsfrist, während des laufenden Einspruchsverfahrens vor dem EPA und nach dessen Abschluss.
• Bei einem Opt-out bleibt der Status quo erhalten und der Anfechtende müsste einen zentralen Einspruch einlegen und/oder mehrere Nichtigkeitsklagen vor den nationalen Gerichten erheben.
• Soweit keine nationalen Verfahren in Bezug auf das Patent vor den Gerichten der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten stattgefunden haben (sog. „lock in“), kann der Patentinhaber einen Antrag auf Rücknahme des Opt-out stellen.
• In Fällen, in denen die Eigentumsverhältnisse relativ eindeutig sind, sind der Zeitaufwand und die Kosten für die Einreichung eines Opt-out-Antrags relativ gering.